O registro de marcas

Podemos conceituar marca como: um sinal distintivo (toda expressão ou logotipo) que caracteriza um produto e/ou serviço.

O registro de marca tem relevância para realizar a designação de tal produto, mercadorias ou serviços. Também é usado para verificar sua origem, garantindo assim, ao consumidor, a possibilidade de diferenciar a qualidade dos produtos. Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante.

O surgimento de uma marca da qual a forma, nome ou tipo sejam semelhantes com marca anterior da mesma categoria ou natureza, pode induzir o consumidor a erro, uma vez que o mesmo está acostumado com sua rotina e muitas vezes, não tem a devida cautela ao comprar certo produto.

A existência de uma marca no Brasil está condicionada ao seu registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – e, para tal, é requisitado que seja possível a identificação do produto ou do serviço a que se destina, sem confundir o consumidor.

Nesse ponto de vista, nosso país adota a teoria “first to file”, concedendo o registro de marca àquela que primeiro requisitar.  Também é possível, em algumas circunstâncias, a concessão do registro àquele que primeiro utilizou a marca, mesmo que sem o pertinente registro.

Portanto, na hipótese de constatação do uso de boa-fé da marca por terceiro, por 6 meses antecedendo o pedido de registro, aquele que já utilizava a marca, possui o direito de postular o registro.

Diversamente de outros direitos de propriedade intelectual, o registro de uma marca não é temporário, apesar de ser necessário realizar a renovação 10 anos, contados da data de autorização. Podendo ainda, este prazo se prorrogar, se for a vontade do titular, por períodos iguais e sucessivos.

Se o mesmo não tiver interesse em manter o registro, ele será extinto e a marca se encontrará, em regra, disponível.

Cumpre observar que, o INPI indefere o pedido de registro de marca que: reproduza ou imite marca já registrada por terceiro; tenha vínculo com marca já registrada; ou mencione produto ou serviço similar, que possa causar confusão ao consumidor.

Ocorrendo alguma das hipóteses mencionadas, como o desvio de clientela, pode evidenciar crime de concorrência desleal.

Entende Pontes de Miranda:

A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.[1]

Logo, o real fundamento da proteção jurídica à marca deve incidir sempre sobre sua capacidade distintiva, como destaca o próprio art. 122, da Lei da Propriedade Industrial, que, ao definir marca, conceitua que estão sujeitos a registro como marca os sinais distintivos.

Em concordância com o art. 122 e sequentes da Lei da Propriedade Industrial, são passíveis de registro de marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, salvo as proibições legais, previstas no artigo 124 da mesma lei:

        Art. 124. Não são registráveis como marca:

        I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

        II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

        III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

        IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

        V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

        VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

        VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

        VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

        IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

        X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

        XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

        XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

        XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

        XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

        XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

        XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

        XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

        XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

        XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

        XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

        XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

        XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

        XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Proteção ao Direito de Marca

Por se tratar de garantia individual, o amparo à Propriedade Industrial concretiza disposição garantidora do direito à propriedade, conforme o disposto no caput e inciso XXII do artigo 5º da CF.

Assim, nos termos do art. 5º, XXIX, da Carta Magna, é legitimada a proteção a invenções e criações industriais, como também a propriedade de marcas, nomes empresariais e demais sinais distintivos. Derivando deste dispositivo, o princípio da exclusividade:

        XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Na Lei da Propriedade Industrial, a proteção das marcas está prevista nos artigos 129 e 130:

        Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

        Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

        I - ceder seu registro ou pedido de registro;

        II - licenciar seu uso;

        III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Nada impede que além de toda garantia protetiva constitucional e no âmbito civil, os direitos de marca ainda encontrem amparo na esfera penal. A mesma Lei nº 9.279 de 14/05/1996, prevê em seus artigos 189 e 190, as condutas delitivas, bem como as penas cominadas a cada tipo penal. Em seu teor:

        Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

        I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

        II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

        Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

        Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

        I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

        II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

        Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

A lei vigente proporcionou uma definição mais ampla, em relação ao poder do legislador, acerca da clareza de que o crime é contra o registro de marca em si e não uma vaga “violação a direito de marca”, como se previa.

 Nessa mesma lógica, o caput do artigo 189 acima transcrito, possui redação clara e objetiva, definindo que somente a marca registrada pode ser violada sob o âmbito criminal. Assim, somente o registro validamente expedido em território nacional é que possibilita a tipificação do crime de violação de marca registrada, em todas as suas categorias.

É documento indispensável o certificado de registro de mercado expedido pelo INPI ou, ainda, a cópia do despacho de concessão de registro, para a instauração de ação criminal contra os agentes que praticaram conduta ofensiva a tal marca.

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[1] Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVII, Editor Borsoi, 1956, p. 7; apud idem, p. 21.